标准必要专利作为新质生产力的重要载体之一,对促进科技创新和技术标准的形成具有重要作用。然而,标准必要专利既是技术标准公共产品,又具有专利私有权利的双重属性,使得相关纠纷尤为复杂。法院在处理标准必要专利相关的司法实践时,应当综合考量利益平衡、公共福利等多重因素,尤其是对标准必要专利施加禁令可能会对专利权人和标准实施者之间的利益平衡造成影响,长期以来是学术界和司法界争论的焦点。

  分析案例特点

  美国司法实践在处理标准必要专利禁令救济时,以 eBay案所确定的四要素法为指导,结合司法与准司法两套程序,运用利益衡量法阐明了标准必要专利案件出现的典型情形。

  2006年,美国于联邦最高法院层面作出 eBay案判决,确立了适用于禁令救济的四要素规则:已遭受无法挽回的损害、财产损害赔偿无法适当补偿此损害、根据衡平原则作出的禁令救济有正当理由、永久性禁令并不会造成公共利益损害。在 eBay案之后,美国各级法院大多沿用此判例,由于四要素规则需要同时满足,因此禁令救济核准比例出现了较为明显的下降,其中,若涉案权利人属于非专利实施主体,禁令核准率下降更为明显。在苹果诉摩托罗拉、苹果诉三星、微软诉摩托罗拉等典型案例中,法院大多从竞争角度、专利权人履行FRAND义务程度、金钱赔偿责任替代角度对标准必要专利禁令进行替代。总的来讲,美国法院主要根据案件的不同类型选择适合不同权利人的救济方式,衡量能否将禁令作为首要适用的救济方法。

  在司法审查机制之外,美国设有“337调查”这一准司法程序参与标准必要专利禁令救济判断,该机制的禁令判定规则高度近似于 eBay案所确立的规则。但由于此程序中权利人无权要求金钱赔偿,救济方式仅有禁令一种,“337调查”常常通过对禁令进行部分豁免、给予标准实施人以一定宽限期的形式作为替代。在通用电气诉西门子案中,美国国际贸易委员会(ITC)认为,禁令会对已向美国消费者出售的涉案商品造成不利影响,全面禁令将导致消费者权益无法受到有效保护,根据利益平衡原则,对涉案商品的维修与服务订单进行部分豁免。

  标准必要专利纠纷在德国的司法实践,主要以德国专利法修改后标准实施人阵营在标准必要专利禁令过程中所提出的各类利益主张为依据,结合比例原则对禁令适用规则进行阐释。笔者通过对2021年后德国相关司法案例进行总结后发现,其整体依然保持“亲专利权人”立场,在大部分案件中支持权利人的禁令救济请求。法院普遍认为,某项单一因素并不会产生禁令救济不合比例的效果,必须依照多项因素综合判断禁令救济是否合理。在这些案例中,德国法院通常“轻权利人义务、重实施人责任”,不太关注权利人的信息披露义务、标准必要专利自用情况与所持权利的剩余保护期限,而对标准实施人的侵权产品复杂程度、接受许可情形与强制许可抗辩提出情况更加看重。

  对于标准必要专利禁令救济中权利人所涉及的各项因素,在诺基亚诉 OPPO公司专利纠纷中显著体现。OPPO公司主张诺基亚未实施涉案专利,且其并未在要约中详细解释许可费的计算方式,禁令救济请求的合理性应当得到否定。然而,德国法院在综合考虑各项因素后,认为权利人的私权应当得到更为充分的保护,仅凭 OPPO公司的两项主张不足以对权利人的禁令请求作出限制。而对于标准实施人角度考虑的、可能影响比例原则的各项要素,在美国交互数字公司(InterDigital)诉 OPPO公司案中亦可体现。德国法院认为,标准实施人必须明确无误地声明愿意以合理、无歧视条款与权利人签订许可协议。

  纵观德国专利法修订后的司法实践,可知德国法院在比例原则引入后仍倾向于发布禁令,仅凭标准实施人所主张的个别因素无法对抗权利人的禁令请求,必须拥有充分证据证明在权衡各项利益后限制禁令符合比例原则的内涵规范,方可成功主张不合比例抗辩。尽管“亲专利权人”的趋势未得到改变,但德国法院的说理过程可供我国的标准实施人主张类似抗辩时参考。

  细化判定规则

  纵而观之,作为普通法系与大陆法系的代表国家,美国与德国在标准必要专利禁令救济的倾向上存在差异。美国在2006年 eBay案判决后不再坚持“禁令当然论”,以衡平法原则为判断方式,标准实施人在司法程序中可以承担损害赔偿责任的方式替代禁令责任的承担,在准司法程序中其亦有可能获得宽限期、部分环节免除禁令等。而在德国,比例原则引入立法并未实质改变“禁令当然论”立场,“轻权利人义务、重实施人责任”的趋势仍然呈现。但是,德国多项对比例原则进行说理的法院判决仍有借鉴意义,既可为我国企业应对海外诉讼时提供参考,亦可为我国司法机关制定相关政策时提供比较法依据。

  立足于我国的标准必要专利禁令救济规则,当前主要的制度依据为民法典中所规定的公序良俗、诚实信用等基本原则,以及《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十四条与第二十六条。其中,第二十四条结合标准必要专利权利人的披露义务与 FRAND许可条件对禁令救济请求权作出规范,而第二十六条则规定了基于国家利益与公共利益的考量,标准实施人可以获得“侵权不停止”制度的优待。然而,现有规范并未对禁令救济的具体考量程序作出规定,同样未对公共利益的具体内涵进行解释。

  美国通过成文法与司法判例,在司法程序与“337”调查程序中确立了禁令救济的具体考量程序,同时解释了公共利益的具体内涵。德国同样在司法层面形成典型案例后从立法层面引入了比例原则,而并不局限于民法体系的基础规范。在实体层面上,我国现有制度通过司法解释进行规定,尚未从法律层面确定具体规则;在程序层面,基于公共利益的考量机制有待完善,与程序法的衔接有待加强。笔者认为,在理论界及实践界积极呼吁建立知识产权特别程序法的当下,可以考虑一方面继续丰富完善实体层面的考量规则,对公共利益的具体内涵作出规定;另一方面,在特别程序法中引入文书调查命令等证据规则,以此综合解决公共利益概念泛化的问题。(徐明 王玟珏  作者单位:同济大学上海国际知识产权学院)

(编辑:刘珊)

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